Borgarting lagmannsrett 14.01.2002 – parallellimport av legemidler, ompakking og varemerker

BORGARTING LAGMANNSRETT

gjør vitterlig:

DOM

av 14. januar 2002

i ankesak nr 99-02085 A/03

Paranova AS - Merck & Co Inc., m. fl.

Ankende part: Paranova AS Prosessfullmektig: Advokat Jonas W Myhre (Rettslig medhjelper: Advokat Erik Øygard)

Motpart: 1. Merck & Co Inc., USA

1. Merck Sharp & Dohme B.V., Nederland
2. MSD (Norge) AS Prosessfullmektig: Advokat Aase Gundersen (Rettslig medhjelper: Advokatfullmektig Ane Rongen Breivega)

Rettens medlemmer: 1 Lagdommer Steingrim Bull, formann 2 Lagdommer Vincent Galtung 3 Lagdommer Svein Dahl

Kan gjengis offentlig

D O M:

Saken gjelder varemerkerettslige spørsmål i tilknytning til parallellimport av legemidler.

Selskapet Paranova AS selger - på det norske marked - originale legemidler innkjøpt i andre EØS-land, der legemiddelprisene er lavere. I Norge selges produktene i konkur- ranse med produsentens eget salg direkte til det norske markedet. Slik virksomhet betegnes som parallellimport - i motsetning til direkteimport. Parallellimportørers priser er gjennomgående lavere enn direkteimportørers.

Selv om parallellimporterte legemidler er originalvarer, kan pillenes form og størrelse variere fra de direkteimporterte fordi de i utgangspunktet har vært beregnet på et annet marked. Av samme grunn kan også fargen på pillene, på grunn av forskjellige tilset- ningsstoffer, være forskjellig - til tross for at det medisinske virkestoff naturligvis er det samme. Vanligvis er imidlertid parallellimporterte og direkteimporterte piller også utseendemessig helt identiske.

Paranovas innkjøp av legemidler skjer stort sett fra land i Sør-Europa, særlig Spania. Forut for salget i Norge blir legemidlene lagt i nye ytterpakninger (esker) med norsk tekst (ompakking), eller ytterpakningen blir påført etiketter med slik tekst. Inner- pakningene, de såkalte blisterbrettene med eksempelvis 7 eller 10 tabletter i hvert, blir ikke åpnet. Paranovas salg i Norge skjer kun til grossister, som selger videre til apotek og sykehus. Også Paranovas innkjøp i utlandet skjer fra grossister.

Paranova AS i Norge inngår i Paranova-Gruppen AS, som har sete i Danmark. Paranova-Gruppen AS driver i dag med parallellimport av legemidler til de skandi- naviske land, samt Finland og Østerrike - via datterselskaper i disse landene. Den rent fysiske ompakking eller ometikettering skjer i Danmark.

Paranova - som var den første parallellimportør av legemidler på det norske marked - er fortsatt den største, av de i dag 6-7 parallellimportørene i Norge.

En rekke av de legemidler Paranova parallellimporterer, er produsert av Merck- konsernet, som er en verdensomspennende selskapsgruppe innen farmasøytisk industri. Morselskapet er Merck & Co Inc., USA. Dette selskapet er innehaver av de varemerke- rettigheter som nærværende sak omhandler. Datterselskapet Merck Sharp & Dohme B.V., Nederland, er det selskap som selger konsernets produkter til det norske marked. Det norske datterselskapet MSD (Norge) AS forestår markedsføringen i Norge, mens selve salget som nevnt skjer fra Nederland. Ankemotpartene benevnes i det følgende hovedsakelig som Merck, uten å differensiere mellom de nevnte selskapene.

Ved sine innkjøp i utlandet får Paranova - og andre parallellimportører - vanligvis kjøpt

2

legemidlene i små pakninger, for eksempel med 30 tabletter. Etter det opplyste blir det i Norge hovedsakelig solgt større pakninger, på rundt 100 tabletter. Denne forskjell er opplyst å skyldes forskjellig forskrivningspraksis mellom de enkelte lands leger, noe som til dels henger sammen med ulikheter med hensyn til i hvilken grad det ytes offentlig stønad til kjøp av legemidler.

Det er i dag erkjent av Merck at parallellimportører i slike tilfeller, dvs hvor paknings- størrelsen i innkjøpslandet er en annen enn den pakningsstørrelse som skal markeds- føres i Norge, som det klare utgangspunkt har adgang til å pakke om.

Noen ganger skal imidlertid legemidlene markedsføres i Norge i samme paknings- størrelse som de er blitt innkjøpt i. Disse tilfeller er i saken omtalt som 1:1-tilfellene. Den ene av sakens to hovedproblemstillinger knytter seg til om man også i slike tilfeller kan pakke om, eller om man må nøye seg med å sette en eller flere etiketter med norsk tekst på den utenlandske pakningen - slik at den norske teksten blir stående sammen med den utenlandske.

Parallellimport av legemidler til Norge - fra andre EØS-land - har vært tillatt fra EØS- avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. For patenterte legemidler - som gjennomgående er mer kostbare - har parallellimport vært tillatt fra 1. januar 1995. Norske myndigheter har vært positive til parallellimport av legemidler, med sikte på økt konkurranse i omsetningen - og derigjennom lavere priser. Som nevnt selges parallellimporterte legemidler gjennomgående billigere enn de direkteimporterte. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle, nettopp fordi direkteimportører - Merck og andre - til en viss grad har senket sine priser for å svare på konkurransen fra parallellimportører.

Paranova lanserte sine første varer i Norge 1. mai 1995, og utvidet vareantallet noe måneden etter. Ved brev av 31. mai 1995 ble MSD (Norge) AS underrettet om at Para- nova fra 1. juni 1995 ville markedsføre Merck-produktene RENITEC og SINEMET. RENITEC er et blodtrykksmiddel, mens SINEMET brukes for å hindre skjelving, særlig hos pasienter med Parkinsons syndrom. Både RENITEC og SINEMET er registrerte varemerker for Merck.

I 1995 ble alle de legemidler Paranova kjøpte i utlandet, pakket om i ny ytterpakning, før markedsføringen i Norge. Dette ble gjort også i de tilfeller der legemidlene skulle markedsføres i Norge i samme pakningsstørrelse - for eksempel 30 tabletter - som de var innkjøpt i, de såkalte 1:1-tilfellene. På den nye ytterpakning ble Mercks eller andre produsenters produktvaremerke - for eksempel RENITEC - gjenpåført.

Paranovas pakningsdesign på denne tid er i saken benevnt som kategori 1. På forsiden er som nevnt produktvaremerket, for eksempel RENITEC, gjenpåført. På alle sider er det - på hvit bunn - vertikale fargestriper på kantene. Fargen på stripene varierer etter hvem som er produsent, idet Paranova bruker farger som minner om dem produsenten

3

selv bruker. For Merck-produktene er det ved pakningskategori 1 en mørkegrønn og en lysegrønn stripe på hver sin side. Merck selv bruker, for det skandinaviske marked, en mørkegrønn og en grå horisontal stripe.

På baksiden av kategori 1-pakningene er det angitt at produktet er importert og ompakket av Paranova. Navnet Paranova er til dels skrevet i stilisert skrift, inne i et grått felt, som starter med et P-symbol. Produsenten, for eksempel Merck, er vanligvis ikke oppgitt.

Merck krevet umiddelbart midlertidig forføyning ved Asker og Bærum namsrett, med krav om forbud mot markedsføring av RENITEC. Ved kjennelse av 13. juni 1995 ga namsretten slikt forbud, for RENITEC innkjøpt i Spania. Forbudet ble gitt på patent- rettslig, ikke varemerkerettslig, grunnlag. Avgjørelsen ble påkjært til Borgarting lagmannsrett, som i kjennelse av 15. januar 1996 - fortsatt på patentrettslig grunnlag - ikke tok begjæringen om midlertidig forføyning til følge. Mercks videre kjæremål mot denne kjennelsen ble forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg 1. mars 1996.

Ved stevning av 15. august 1995 til Asker og Bærum herredsrett reiste Merck søksmål mot Paranova, med krav om at Paranova skulle forbys å markedsføre RENITEC og SINEMET. Saken ble reist både på patentrettslig og varemerkerettslig grunnlag. Det patentrettslige grunnlag ble senere frafalt. Saken ble imidlertid utvidet til å gjelde alle de Merck-produserte legemidler som Paranova markedsførte i Norge, og som alle er registrerte varemerker for Merck. Etter hvert reiste også Paranova motsøksmål mot Merck, med krav om erstatning for tapte salgsinntekter i den perioden den midlertidige forføyningen for RENITEC hadde stått ved lag.

Kort etter inngivelsen av stevningen i august 1995 begjærte for øvrig Merck ny midlertidig forføyning med krav om forbud mot markedsføring, nå for SINEMET. Begjæringen ble fremsatt på rent varemerkerettslig grunnlag. Ved kjennelse av

17. oktober 1995 tok Asker og Bærum herredsrett ikke begjæringen til følge. Avgjør- elsen ble påkjært til Borgarting lagmannsrett, som 19. april 1996 stadfestet herreds- rettens kjennelse. Lagmannsrettens kjennelse ble ikke påkjært videre.

Etter avtale mellom partene var hovedsaken for Asker og Bærum herredsrett i en periode stanset, i påvente av en avgjørelse i EF-domstolen i en annen sak om parallell- import av legemidler - Bristol-Myers Squibb-saken, heretter stort sett kalt Bristol- dommen. Bristol-dommen ble avsagt 11. juli 1996. Det var deretter noe kontakt mellom partene, før saken for Asker og Bærum herredsrett ble krevet igangsatt igjen høsten 1997.

I perioden etter Bristol-dommen endret Paranova sin pakningsdesign, til det som i saken er omtalt som kategori 2 og 3. Kategori 2 og 3 er utseendemessig like. Forskjellen er at man ved kategori 3 pakker om til ny ytterpakning, mens man ved kategori 2 nøyer seg

4

med å sette en såkalt ”lukeetikett” utenpå den utenlandske pakningen. ”Lukeetiketten” er en tilnærmet heldekkende etikett, der alt annet enn produktvaremerket - for eksempel RENITEC - er overklistret, mens produktvaremerket fortsatt er synlig. Produktvare- merket er således ikke fysisk gjenpåført. Slike ”lukeetiketter” ble brukt - som en følge av Bristol-dommen - i tilfeller der legemidlene skulle markedsføres i Norge i samme pakningsstørrelse som de var innkjøpt i, de tidligere omtalte 1:1-tilfellene.

Ved Paranovas pakningsdesign for kategori 2 og 3 er navnet Paranova skrevet i stilisert skrift på forsiden av pakningen, sammen med Paranovas logo, en mangefarget femkant (pentagon). Logoen er til dels også påført sideflatene. På bakside/sideflate er det, i nøytral skrift, angitt at produktet er importert og ompakket av Paranova. Samme sted er

• stort sett - produsenten, for eksempel Merck, nå oppgitt. Baksiden er også utstyrt med et norsk flagg i pilleformat. De vertikale fargestriper er påført på samme måte som ved kategori 1. For Merck-produktene er det fortsatt en mørkegrønn og en lysegrønn stripe på hver sin side.

Asker og Bærum herredsrett avsa 21. januar 1999 dom i saken, med slik domsslutning:

I hovedsøksmålet: 1.1. Paranova AS forbys å bruke varemerkene ”Aldomet”, ”Blocadren”, ”Clinoril”, ”Indocid”, ”Mevacor”, ”Renitec”, ”Sinemet” eller ”Zocor”, for produkter som importeres, utbys eller bringes i omsetning av Paranova AS, når produktets emballasje også er påført varemerke og/eller logo for Paranova AS eller selskap i samme konsern, og/eller symbol med gjen- givelse av norsk flagg.

1.2. Paranova AS forbys å utby eller bringe i omsetning produkter som forut for Paranova AS´ markedsføring er ompakket og påført varemerket ”Aldomet”, ”Blocadren”, ”Clinoril”, ”Indocid”, ”Mevacor”, ”Renitec”, ”Sinemet” eller ”Zocor”, når produktet markedsføres i Norge i samme pakningsstørrelse som den produktet er brakt på markedet i innenfor EØS-området av Merck & Co Inc. eller med dets samtykke.

1.3. Paranova AS forbys å utby eller bringe i omsetning produkter som forut for Paranova AS´ markedsføring er ompakket og påført varemerket ”Aldomet”, ”Blocadren”, ”Clinoril”, ”Indocid”, ”Mevacor”, ”Renitec”, ”Sinemet” eller ”Zocor”, hvor produktet forut for Paranova AS´ markedsføring er påført en etikett som tildekker produktets originale emballasje med unntak av det opprinnelige varemerket.

1.4. Paranova AS forbys å utby eller bringe i omsetning produkter som er påført varemerket ”Renitec”, når produktet er markedsført av Merck & Co Inc. eller med dets samtykke i Italia under varemerket ”Enapren”.

2. Paranova AS dømmes til innen 2 - to - uker å betale erstatning med kr. 3.605.000 - kronertremillionersekshundreogfemtusen - til Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS, med tillegg av 12 % rente p.a. fra forfall til betaling skjer.

5

3. Paranova AS dømmes til innen 2 - to - uker å betale saksomkostninger med kr. 1.542.510 - kronerenmillionfemhundreogførtitotusenfemhundreogti - til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS, med tillegg av 12 % rente p.a. fra forfall til betaling skjer.

I motsøksmålet:

1. Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS frifinnes.
2. Paranova AS dømmes til innen 2 - to - uker å betale saksomkostninger med kr. 8.500 - kroneråttetusenfemhundre - til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V., og MSD (Norge) AS, med tillegg av 12 % rente p.a. fra forfall til betaling skjer.

Domsslutningens punkter 1.2 og 1.3 - der punkt 1.3 relaterer seg til ”lukeetikettene” - gjelder 1:1-tilfellene, dvs samme pakningsstørrelse i Norge og i innkjøpslandet. Domsslutningens punkt 1.1. gjelder Paranovas bruk av egen design på emballasjen.

Domsslutningens punkt 1.4, som relaterer seg til RENITEC kjøpt under et annet navn i Italia (Enapren), er etter hvert blitt løst av partene utenrettslig og er således ikke noe tvistetema for lagmannsretten. Av de aktuelle legemidlene er det RENITEC og

• særlig - ZOCOR som etter det opplyste er ”bestselgerne” på det norske marked. ZOCOR er en hjertemedisin. Med hensyn til de fem øvrige legemidlene er disse dels blodtrykksmidler, dels hjertemedisin og dels giktmedisin. Det vises til herredsrettens dom, dommens s. 13. Alle de aktuelle legemidlene er reseptpliktige, og alle er omfattet av blåreseptordningen for viktige legemidler - dvs at staten, ved Rikstrygdeverket, dekker ca. 2/3 av kostnadene.

Paranova har - både for hovedsøksmålet og motsøksmålet - påanket dommen til Borgarting lagmannsrett. Merck har tatt til motmæle.

Merck fremsatte kort etter herredsrettens dom nok en begjæring om midlertidig forføyning, med sikte på å gjennomføre forbudene i herredsrettens domsslutning (punktene 1.1. til 1.4) allerede forut for rettskraftig avgjørelse. Ved herredsrettens kjennelse av 24. mars 1999 ble slike midlertidige forbud nedlagt, frem til rettskraftig avgjørelse. Etter etterfølgende muntlig forhandling fastholdt herredsretten sitt stand- punkt i kjennelse av 3. juni 1999. Avgjørelsen ble påkjært til lagmannsretten, som

22. oktober 1999 opprettholdt den midlertidige forføyningen. Slutningen ble imidlertid noe omformulert, slik at de midlertidige forbudene - hvis varighet ble satt frem til lagmannsrettens avgjørelse i ankesaken - retter seg direkte mot pakningskategoriene 1, 2 og 3. Lagmannsrettens kjennelse ble ikke påkjært videre.

I perioden etter herredsrettens dom har Paranova igjen endret sin pakningsdesign, til det som i saken er omtalt som kategori 4. Kategori 4 gjelder bare de tilfeller der man pakker om til ny ytterpakning, dvs utenfor 1:1-tilfellene. For 1:1-tilfellene er også ”lukeetikett”-løsningen forlatt. Etter det opplyste markedsfører Paranova for tiden bare to Merck-fremstilte 1:1-produkter, og her har man påført små og nøytrale etiketter - dvs

6

uten egen design - på den utenlandske ytterpakningen

Paranovas pakningsdesign ved kategori 4 innebærer, i forhold til kategori 2 og 3, at Paranovas navn og logo er fjernet fra forsiden og sideflatene. På baksiden er det fortsatt angitt, i nøytral skrift, at produktet er importert og ompakket av Paranova, samt hvem som er produsent. Det norske flagget i pilleformat er fjernet. De vertikale fargestriper er fortsatt påført på samme måte som før. For Merck-produktene er fargene etter hvert endret noe, idet mørkegrønt og lysegrønt er skiftet ut med mørkegrønt og gråsort, slik at det er mer likt Mercks egen fargebruk (mørkegrønt og grått, jf foran).

Paranova har akseptert at lagmannsretten behandler også kategori 4-emballasjen. Mercks innvendinger mot denne emballasjetypen går utelukkende på bruken av farge- stripene. Den andre av sakens to hovedproblemstillinger gjelder således om Paranova, ved ompakking til egen emballasje, har adgang til å bruke en egen design - for eksempel fargestriper - på de nye ytterpakningene, sammen med Mercks produktvaremerke. Problemstillingen gjelder tilsvarende for situasjonen der man nøyer seg med å påføre nye etiketter på de utenlandske ytterpakningene.

Ankeforhandling ble holdt i Oslo fra 27. november til 5. desember 2001. For Paranova AS møtte administrerende direktør Steinar Daltveit, samt styreformann Erik Pfeiffer

• som også er konserndirektør i Paranova-Gruppen AS. For Merck møtte Vidar Sie, Director of External Affairs i MSD (Norge) AS. Det ble avgitt partsforklaring fra Erik Pfeiffer. Videre ble det, inkludert Daltveit og Sie, avhørt fem vitner. Endelig ble det foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.

Den ankende part, Paranova AS, har i korthet gjort gjeldende:

Den avgjørende rettskilde er her EF-domstolens avgjørelse fra 1996 i Bristol-saken. I denne dommen - som i EF-domstolens tidligere avgjørelse i Hoffmann-La Roche-saken fra 1978 - fastslås at grunnvilkåret for at en parallellimportør kan foreta ompakking er at det foreligger en kunstig markedsoppdeling mellom medlemsstatene. Dette innebærer, ut fra EF-domstolens avgjørelse i Upjohn-saken fra 1999, at ompakking kan foretas hvis det ellers ikke foreligger reell markedsadgang i importlandet. Dette innebærer noe mer enn bare at det ikke foreligger formelle hindringer.

For ometiketterte pakninger - utenlandske pakninger påført etiketter med norsk tekst - foreligger det ikke reell markedsadgang i Norge. Av hensyn til pasientenes sikkerhet bør det i størst mulig grad skje en ompakking, ikke bare en påføring av etiketter med norsk tekst - noe som sammen med den utenlandske teksten kan gi et forvirrende inntrykk. Parallellimporterte legemidler som fenomen ble møtt med skepsis i Norge ved oppstarten i 1995, og det var derfor særlig viktig at pakningene fremsto som tillitvekkende og likeverdige med vanlige legemidler.

7

Det regelverk som ligger bak EF-domstolens avgjørelser om parallellimport, er særlig EUs Varemerkedirektiv av 1988 artikkel 7 - som kan sammenholdes med Roma- traktatens artikkel 36 og EØS-avtalen artikkel 13 om skjult handelshindring. Det grunnleggende prinsipp om fri varebevegelse står således sentralt.

Varemerkerettens ”særlige gjenstand”, slik dette kan utledes av blant annet Bristol- dommen, er dens funksjon som opprinnelsesgaranti for de aktuelle produkter, dvs at varenes tilstand er uendret. Funksjonen som bærer av en goodwill-verdi - for eksempel knyttet til utforming av emballasje - faller utenfor. Spørsmålet om Merck kan motsette seg Paranovas utforming av egen emballasje, er således ikke en varemerkerettslig problemstilling, men et forhold som reguleres av markedsføringsloven.

Når det gjelder grunnvilkåret om kunstig markedsoppdeling, jf Bristol-dommen m.v., er forholdet at Merck har erkjent at det objektivt sett foreligger slik kunstig markeds- oppdeling mellom de nasjonale legemiddelmarkedene innen EØS-området. Det følger av Bristol-dommen at det ikke er nødvendig å godtgjøre at Merck har hatt til hensikt å foreta en kunstig markedsoppdeling. Spørsmålet om hensikt har imidlertid fortsatt en særskilt funksjon. Hvis slik hensikt godtgjøres, har Merck uten videre tapt sin varemerkerett - dvs uten at man må gå inn på noe nødvendighetskriterium m.v. Det vises særlig til premiss 42 i generaladvokat Jacobs´ forslag til dom i Upjohn-saken fra 1999. I selve dommen tar domstolen ikke avstand fra uttalelsen - hvilket retten hadde oppfordring til hvis den var uenig.

Det må legges til grunn at Merck rent faktisk har hatt til hensikt å foreta en kunstig markedsoppdeling. Det vises herunder til at Merck bruker ulike varemerker og ulike pakninger i forskjellige land for samme produkt. Videre vises til det logistikksystem Merck sentralt bruker for å forsyne sine datterselskaper i de forskjellige europeiske land, det såkalte Inventory Management System. Varestrømmen blir sentralstyrt, og datterselskapene blir tildelt kvoter basert på oppnådd salg det foregående halvår. Datterselskapene på sin side tildeler tilsvarende kvoter til de enkelte grossister i hvert land. Dette kvotesystemet, som begrenser den varemengde grossistene kan være i besittelse av, gjør det vanskeligere for Paranova å foreta innkjøp fra disse grossistene. Systemet er således til hinder for fri vareflyt. Dette må Merck være vel kjent med, og det må legges til grunn at systemet brukes ikke bare i den hensikt å oppnå god logistikk, men også i den hensikt å foreta en kunstig markedsoppdeling.

Hvis lagmannsretten likevel skulle mene at også det nødvendighetskriterium som oppstilles i Bristol-dommen kommer til anvendelse, må det legges til grunn at dette bare knytter seg til spørsmålet om ompakking, ikke til spørsmålet om utformingen av Paranovas emballasje. Spørsmålet om Merck kan motsette seg Paranovas utforming av egen emballasje hører således, også på dette grunnlag, under markedsføringsloven.

8

En pakning omtrent tilsvarende kategori 1 ble fremlagt for EF-domstolen i Bristol- saken. Hvis domstolen hadde ønsket å uttale seg om emballasjens utforming, hadde den en sterk oppfordring til dette. Det vises i denne sammenheng til premiss 109 i generaladvokat Jacobs´ forslag til dom. Generaladvokaten omtaler her uttrykkelig Paranovas fargestriper, og uttaler at disse ikke er i strid med varemerkeretten.

Hvis lagmannsretten skulle mene at nødvendighetskriteriet kommer til anvendelse også på emballasjeutformingen, anføres det ikke at kategori 2 og 3 - med Paranovas logo m.v. på forsiden av pakningen - er nødvendig.

Spørsmålet om emballasjeutformingen gjelder nå også Paranovas bruk av fargestriper. Forholdet er her at de omstridte fargestriper bidrar til en gjenkjennelse av produktet. Det erkjennes at den nøyaktige identifikasjon (gjenkjennelse) av produktet på et apotek skjer ved apotekpersonalets bruk av varenummer. Fargestripene kan imidlertid være nyttige for den mer overfladiske gjenkjennelse.

Det er ikke noe særskilt med Paranovas bruk av fargestriper, idet fargestriper er svært vanlig å bruke på legemiddelpakninger. En parallellimportør må kunne reklamere for sitt eget firma.

Det er i Bristol-dommen stilt opp enkelte tilleggsvilkår for ompakking. Når det gjelder kravet om angivelse av produsent på pakningen, er dette noe Paranova hele tiden har ønsket, men som enkelte produsenter opprinnelig motsatte seg. Etter Bristol-dommen har Paranova angitt produsen. Når det gjelder kravet om forhåndsvarsel til produsenten, er det i og for seg riktig at Paranova gjennomgående bare har gitt Merck noen få dagers varsel før markedsføring av hvert nytt produkt. Om dette skulle anses å være for korte varsler, er det uansett et forhold av minimal betydning.

Spørsmålet om Merck kan motsette seg Paranovas utforming av emballasjen, er som nevnt et forhold som reguleres av markedsføringsloven. Spørsmålet blir da om embal- lasjen (fargestripene) er villedende, jf markedsføringsloven § 2. Emballasjen gir imidlertid klar beskjed om rollefordelingen, dvs at Paranovas rolle er å være importør og ompakker.

Med hensyn til Mercks eventuelle erstatningskrav etter varemerkeloven § 38, er det ikke gitt at bestemmelsen i det hele tatt rammer parallellimport - idet det her dreier seg om originalvarer. Hvis bestemmelsen skulle være anvendelig, må man ved vurderingen av hva som er en ”rimelig lisensavgift” ta utgangspunkt i GIP (grossistenes innkjøps- pris), ikke AIP (apotekenes innkjøpspris), idet Paranova kun selger til grossister. Videre må det sees hen til at Paranova allerede har betalt betydelige beløp til Merck ved inn- kjøpene av de aktuelle produktene i utlandet. Endelig må lagmannsretten vurdere å nedsette erstatningen etter lempingsregelen i lovens § 38 første ledd siste punktum.

9

Når det endelig gjelder Paranovas motsøksmål - med krav om erstatning - knytter dette seg til tapte salgsinntekter for RENITEC i den perioden den midlertidige forføyningen sto ved lag, fra juni 1995 frem til Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 1. mars 1996. Den midlertidige forføyning ble gitt på patentrettslig grunnlag, hvilket det viste seg ikke å være grunnlag for. Merck må da være erstatningsansvarlig, uansett hvordan man i ettertid måtte vurdere saken varemerkerettslig.

Paranova AS har nedlagt slik endelig påstand:

I hovedsøksmålet: Paranova AS frifinnes.

I motsøksmålet: Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS tilpliktes in solidum å betale erstatning til Paranova AS med NOK 293.037,-, med tillegg av 12 - tolv - % rente p.a. fra forkynnelse av stevningen i motsøksmålet til betaling skjer.

I begge tilfeller: Paranova AS tilkjennes saksomkostninger for alle rettsinstanser, med tillegg av 12 - tolv - % rente p.a. fra forfall til betaling skjer.

Ankemotpartene, Merck & Co Inc. m.fl., har i korthet gjort gjeldende:

Grunnvilkåret for at en varemerkeinnehaver ikke skal kunne påberope seg sin varemerkerett, er at det foreligger en kunstig markedsoppdeling. Dette kriteriet er utledet av Roma-traktaten artikkel 36 - som tilsvarer EØS-avtalen artikkel 13 - og Varemerkedirektivet fra 1988, artikkel 7. Kriteriet ”kunstig markedsoppdeling” ble først brukt i EF-domstolens avgjørelse i Hoffmann-La Roche-saken fra 1978. I Bristol-dommen ble kriteriet objektivisert og fokus flyttet til spørsmålet om det var nødvendig å pakke om. Kriteriet ”kunstig markedsoppdeling” og nødvendighetskriteriet henger derfor nøye sammen. Det relevante er følgelig hva som må til for å overkomme en handelshindring. Hvorvidt varemerkeinnehaveren har hatt til hensikt å foreta en kunstig markedsoppdeling er dermed - i motsetning til det Paranova hevder - uten betydning. Premiss 42 i generaladvokat Jacobs´ forslag til dom i Upjohn-saken fra 1999 gjenfinnes ikke i selve dommen. Tvert imot må domstolens premisser 41 og 42

• om ”objektivt nødvendig” som kriterium - leses slik at domstolen tar avstand fra generaladvokaten på dette punkt.

Subsidiært bestrides at Merck rent faktisk har hatt til hensikt å foreta noen kunstig markedsoppdeling. At Merck bruker ulike varemerker og ulike pakninger i forskjel- lige land for samme produkt, innebærer ikke at man har hatt til hensikt å dele opp markedene. Når det gjelder Mercks Inventory Management System, er dette ikke noe mer enn et helt regulært logistikksystem. For øvrig er det ikke godtgjort at dette systemet overhodet har ført til redusert omsetning for Paranova i Norge. Eksempelvis

10

ble Paranovas salg av Renitec tidoblet fra 1996 - da Mercks logistikksystem ble innført

• til 1997.

Det nødvendighetskriterium som ble innført ved Bristol-dommen, relaterer seg ikke bare til selve spørsmålet om ompakking, men også til spørsmålet om hvordan ompak- kingen kan skje. Det vises i denne sammenheng til dommens premiss 56, der det fremgår at varemerkeinnehavers rett til å motsette seg markedsføring av ompakkete produkter kun må begrenses ”i det omfang” den foretatte ompakking er nødvendig. Dette er videreutviklet i Ballantine-dommen fra 1997. I dommens premiss 46 heter det at det må gjøres ”minst mulig inngrep” i varemerkeretten. Begge disse premisser må sees som utslag av et generelt prinsipp.

Ved siden av grunnvilkårene om kunstig markedsoppdeling og nødvendighet er det i Bristol-dommen oppstilt enkelte tilleggsvilkår for ompakking. Dette gjelder blant annet krav om at produsenten angis på den nye emballasjen, samt krav om forhåndsvarsel til produsenten. Det tok tid før Paranova begynte å oppfylle kravet om produsentangivelse. For så vidt gjelder kravet om forhåndsvarsel, opererer Paranova gjennomgående med svært korte varsler, på bare noen få dager. Dette må anses som et brudd på varslings- plikten. Brudd på varslingsplikten er - uavhengig av hvilke konkrete konsekvenser dette måtte ha hatt - i seg selv en krenkelse av varemerkeinnehavers rett.

I relasjon til spørsmålet om ompakking i 1:1-tilfellene, må Paranovas bruk av såkalt ”lukeetikett” likestilles med full ompakking. Ut fra bevisførselen må det legges til grunn at ompakking i 1:1-tilfellene ikke er nødvendig for å oppnå reell markedsadgang i Norge. Påføring av (regulære) etiketter er tilstrekkelig for å oppnå dette.

Hvis lagmannsretten skulle mene at bruk av ”lukeetikett” ikke kan likestilles med full ompakking, er denne type etikettbruk uansett mer vidtgående enn det som er nødvendig.

Som nevnt kommer nødvendighetskriteriet til anvendelse også på spørsmålet om ut- formingen av Paranovas emballasje. Premiss 109 i generaladvokat Jacobs´ forslag til dom i Bristol-saken, der Paranovas fargestriper omtales, gjenfinnes ikke i selve dom- men. Generaladvokatens premiss må dessuten sees i lys av at nødvendighetskriteriet ble innført av domstolen - som således anla en annen innfallsvinkel enn generaladvokaten. Det foreligger flere danske underrettsdommer om parallellimportørers emballasje- utforming, og i disse dommer har man konsekvent brukt nødvendighetskriteriet på slik egen design.

De omstridte fargestripene bidrar til at man kjenner igjen Paranova - men ikke at det er et Merck-produkt. Fargestripene har således - også der de står alene - en kjennetegns- funksjon for Paranova. Men hverken fargestripene eller andre former for egen design er nødvendig for å kunne markedsføre seg i Norge. Det dreier seg utelukkende om en ”kommersiell fordel” for Paranova, jf Upjohn-dommen premiss 44.

11

Paranovas bruk av egen design - herunder fargestripene - er dessuten direkte skadelig for Merck. Paranova gjør her et inngrep i det som gjerne betegnes som varemerkerettens ”særlige gjenstand”, dvs funksjonen som opprinnelsesgaranti for de aktuelle produkter. Hvis man kan få inntrykk av at det finnes mer enn én produsent av for eksempel RENITEC, kan varemerket RENITEC degenerere - dvs oppfattes som en ren arts- betegnelse. Paranovas bruk av fargestriper m.v. har således ikke bare å gjøre med varemerkerettens funksjon som bærer av en goodwill-verdi.

Subsidiært anføres at Paranovas bruk av egen design er i strid med markedsførings- loven, idet sammenblandingen med Mercks produktvaremerker - for eksempel RENITEC - er egnet til å villede.

Mercks erstatningskrav reguleres av varemerkeloven § 38. Det forhold at det ved parallellimport er originalvarer inni emballasjen, er i denne sammenheng uten betydning. Merck krever bare en ”rimelig lisensavgift”, ikke også erstatning for ytterligere skade. Det er vanskelig å finne en vanlig bransjeoppfatning eller -praksis her, men også på dette punkt kan dansk underrettspraksis gi veiledning. Som anført for herredsretten bør en ”rimelig lisensavgift” ligge på 10-15 prosent av omsetningen i den aktuelle perioden. Man kan godt beregne den hypotetiske lisensavgift av AIP (apotekenes innkjøpspris), ikke av GIP (grossistenes innkjøpspris), men dette spørsmålet er av relativt underordnet betydning.

Når det endelig gjelder Paranovas motsøksmål i tilknytning til den midlertidige forføyning for RENITEC i 1995-96, er det ikke avgjørende om forføyningen ikke var berettiget på patentrettslig grunnlag. Forføyningen var uansett berettiget på varemerkerettslig grunnlag. Paranova har da ikke lidt noe tap, idet den tapte omsetning ville ha vært ulovlig. Subsidiært, ifall lagmannsretten her kun ser på det patentrettslige, anføres at forføyningen var patentrettslig berettiget for en del av perioden, nemlig frem til 31. desember 1995.

Merck & Co Inc. m.fl. har nedlagt slik endelig påstand:

I hovedsøksmålet:

1. Paranova AS forbys å utby eller bringe i omsetning produkter som er ompakket og påført varemerkene ”Aldomet”, ”Blocadren”, ”Clinoril” ”Indocid”, ”Mevacor”, ”Renitec”, Sinemet” eller ”Zocor”, eller påført etikett(er) som tildekker originalemballasjen rundt det originale varemerke, når produktet markedsføres i Norge i samme pakningsstørrelse som den produktet er markedsført i i eksportlandet.
2. Paranova AS forbys å bruke varemerkene ”Aldomet”, ”Blocadren”, ”Clinoril”, ”Indocid”, ”Mevacor”, ”Renitec”, ”Sinemet” eller ”Zocor” for produkter som importeres, utbys eller bringes i omsetning av Paranova AS, når produktets emballasje eller etiketten er påført varemerke og/eller logo for Paranova AS og/eller andre grafiske elementer som utgjør en del av emballasjens design og

12

som er påført av eller for Paranova AS og/eller symbol med gjengivelse av norsk flagg.

3. Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS til- kjennes i fellesskap erstatning etter rettens skjønn, med tillegg av morarente fra forfall til betaling skjer.

I motsøksmålet: Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS frifinnes.

I begge saker: Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS tilkjennes saksomkostninger for alle retter.

Lagmannsretten skal bemerke:

Etter den norske varemerkelov § 4 har varemerkeinnehaveren enerett til å bruke vare- merket. Partene er imidlertid enige om at bestemmelsen, i lys av EU-/EØS-retten, må tolkes innskrenkende, på den måten at det i forbindelse med parallellimport må innfortolkes et unntak i varemerkeinnehaverens enerett til å råde over varemerket. Lagmannsretten slutter seg til dette. Det springende punkt er hvor langt dette unn- taket rekker, dvs i hvilken grad varemerkeloven § 4 skal tolkes innskrenkende.

Lagmannsretten finner det i denne sammenheng hensiktsmessig å gi en kort oversikt over det EU-/EØS-rettslige regelsett på dette felt.

Det EU-rettslige utgangspunkt i forbindelse med spørsmålet om parallellimport er Roma-traktaten artikkel 36, jf artikkel 30 (fra 1999 art. 30, jf art. 28). Etter artikkel 36 (30) er innførselsrestriksjoner til beskyttelse av blant annet ”industriell og kommersiell eiendomsrett” som utgangspunkt tillatt. Slike restriksjoner må imidlertid ikke utgjøre en ”skjult begrensning av samhandelen” mellom landene.

EU utarbeidet senere sitt Varemerkedirektiv av 21. desember 1988. I artikkel 7 om konsumpsjon (bortfall) av varemerkerettigheter heter det:

1. Rettigheten til varemerket skal ikke gi innehaveren rett til å forby bruken av det for varer som av innehaveren selv eller med dennes tillatelse er brakt på markedet i Fellesskapet under dette varemerket.
2. Nr. 1 skal ikke få anvendelse dersom innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg den videre ervervsmessige utnyttelse av varene, og særlig dersom varenes stand er blitt endret eller svekket etter at de ble markedsført. (kursivert av lagmannsretten)

I den foreliggende sak er det på det rene at varenes stand ikke er blitt endret eller svekket.

13

I EØS-avtalen av 2. mai 1992 er artikkel 13, jf artikkel 11 - som begge står under del II om det frie varebytte - omtrent likelydende med Roma-traktaten artikkel 36, jf artikkel 30 (fra 1999 art. 30, jf art. 28). I stedet for forbeholdet ”skjult begrensning av samhandelen” er formuleringen her ”skjult hindring på handelen” - hvilket må antas å bety det samme.

Etter EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 § 1 skal bestemmelsene i EØS-avtalens hoveddel - hvilket inkluderer artikkel 13, jf artikkel 11 - ”gjelde som norsk lov”.

Etter EØS-avtalen artikkel 6 skal videre de bestemmelser i avtalen som er materielt identiske med tilsvarende EU-bestemmelser, fortolkes i samsvar med de avgjørelser av EF-domstolen som var truffet på det tidspunkt avtalen ble undertegnet.

EF-domstolen tok i en avgjørelse fra 1978 (Hoffmann-La Roche) stilling til en del spørsmål i tilknytning til parallellimport av legemidler. Dommen er avsagt under henvisning til Roma-traktaten artikkel 36 (i dag art. 30). Saken gjaldt parallellimport av legemidler fra Storbritannia til Tyskland. Før markedsføringen av de parallell- importerte legemidlene i Tyskland var disse blitt ompakket - med produktvaremerket gjenpåført. I dommen fastslås at varemerkeinnehaverens påberopelse av sin enerett overfor slik ompakking utgjør en ”skjult begrensning av samhandelen” - jf artikkel 36 - såfremt fire nærmere angitte vilkår er oppfylt. Det sentrale vilkår er at varemerke- innehaverens påberopelse av eneretten bidrar til en ”kunstig oppdeling av markedene” mellom medlemsstatene.

Kriteriet kunstig markedsoppdeling som grunnvilkår for at en parallellimportør skal kunne ompakke - og gjenpåføre produktvaremerket - ble videreført i den tidligere nevnte Bristol-dommen fra 1996. Dommen er avsagt under henvisning til Varemerke- direktivet fra 1988, artikkel 7. Det uttales imidlertid uttrykkelig i dommen - i premiss 40, jf premiss 41 - at denne bestemmelsen skal fortolkes på samme måte som Roma- traktatens artikkel 36 (i dag art. 30). Bristol-dommen gjaldt parallellimport av lege- midler fra Spania m.v. til Danmark. Før markedsføringen i Danmark var legemidlene blitt ompakket, med produktvaremerket gjenpåført.

Grunnvilkåret om kunstig markedsoppdeling er behandlet i dommens premisser 52 til og med 57. Fra disse premisser hitsettes (i dansk versjon):

52 Det må i denne henseeende konstateres, at en varemærkeindehavers brug av varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring under varemærket af produkter, der er ompakket af en tredjemand, vil kunne bidrage til en opdeling af markederne mellom medlemsstaterne, navnlig når varemærkeindehaveren har markedsført samme legemiddel i forskellige pakninger i forskellige medlemsstater, og produktet ikke i den tilstand, hvori det af varemærke- indehaveren er markedsført i en medlemsstat, kan importeres og markedsføres af en parallelimportør i en anden medlemsstat.

14

53 Heraf følger, at varemærkeindehaveren ikke kan modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre emballage, når den pakningsstørrelse, varemærke- indehaveren har benyttet i den medlemsstat, hvor importøren har indkøbt produktet, ikke kan markedsføres i importmedlemsstaten….

55 Varemærkeindehaveren kan derimod modsætte sig ompakning af produktet i en ny ydre emballage, når importøren er i stand til at opnå en emballage, som kan markedsføres i importmedlemsstaten, ved f. eks. at anbringe nye mærkater (etiketter - lagmannsrettens merknad) affattet på importmedlemsstatens sprog på den originale ydre eller indre emballage….

56 Beføjelsen, der tilkommer indehaveren af en i en medlemsstat beskyttet varemærkeret, til at modsætte sig markedsføring af ompakkede produkter under brug av varemærkeret, må kun begrenses i det omfang, hvori den ompakning, importøren har foretaget, er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten. (kursivert av lagmannsretten)

57 Det må endelig præciseres, at Domstolens brug af udtrykket ”kunstig opdeling af markederne”….ikke indebærer, at importøren skal påvise, at varemærke- indehaveren ved at bringe samme produkt i omsætning i forskellige medlems- stater i forskellige emballager har haft til hensigt at opdele markederne mellem medlemsstaterne…. (kursivert av lagmannsretten)

Som det fremgår innførte EF-domstolen her, i forbindelse med spørsmålet om kunstig markedsoppdeling, et nødvendighetskriterium - jf premiss 56. Videre ble det presisert at man ikke måtte påvise noen hensikt om kunstig markedsoppdeling - jf premiss 57.

I nærværende sak er det erkjent av Merck at det - objektivt sett - foreligger en kunstig markedsoppdeling mellom de nasjonale legemiddelmarkedene innen EØS-området, blant annet som følge av at det benyttes forskjellige pakningsstørrelser i de forskjellige land.

Det er i Bristol-dommen oppstilt enkelte ytterligere vilkår for ompakking og gjen- påføring av produktvaremerket. Dette gjelder blant annet krav om at produsenten angis på den nye emballasjen, samt at produsenten får et forhåndsvarsel før parallell- importøren markedsfører det ompakkete produktet. Disse tilleggsvilkår - som i nær- værende sak er mindre sentrale - kommer lagmannsretten noe tilbake til nedenfor.

Lagmannsretten finner det naturlig også å nevne EF-domstolens avgjørelse i Upjohn- saken fra 1999. Også denne dommen gjaldt parallellimport av legemidler - nå fra Hellas m.v. til Danmark. Upjohn-saken dreier seg imidlertid ikke om vår type ompak- king (med gjenpåføring av det opprinnelige produktvaremerket), men om ompakking i forbindelse med såkalt ommerking. Forholdet var at produsenten, Upjohn, markeds- førte legemidlene under et annet produktvaremerke i Hellas m.v. enn i Danmark. Spørs-

15

målet var dermed om parallellimportøren kunne erstatte produktvaremerket fra Hellas m.v. med det produktvaremerket som Upjohn brukte i Danmark, eller om Upjohn kunne motsette seg dette. Selv om dommen direkte gjelder ommerking, ikke vanlig ompak- king, har den betydelig interesse også for nærværende sak - idet vilkåret om kunstig markedsoppdeling uansett kommer til anvendelse, jf dommens premiss 40. Av dom- mens premiss 43 fremgår at det avgjørende i relasjon til nødvendighetskriteriet er om parallellimportøren uten ommerking ikke oppnår ”effektiv adgang” til markedet i importlandet.

I Upjohn-saken - som i andre saker for EF-domstolen - ble det på forhånd utarbeidet et forslag til dom fra en av generaladvokatene, som ikke er del av den dømmende rett. Generaladvokatens innstillinger er offentlige.

I generaladvokat Jacobs´ premiss 42 i hans forslag til dom i Upjohn-saken heter det blant annet (i dansk versjon):

Når kriteriet kunstig opdeling av markederne utformes således, at der ikke tages hensyn til hensigten, betyder dette dog selvfølgelig ikke, at hensigten altid vil være irrelevant: Jeg er enig….i den opfattelse, at hvis der kan påvises, at vare- mærkeindehaveren med sin praksis med at anvende forskellige varemærker i forskellige medlemsstater havde til hensigt at opdele markederne, vil dette i sig selv være tilstrækkeligt til, at han ikke kan bruge sin varemærkeret til at modsætte sig, at importøren anbringer et forskelligt varemerke….

Særlig under henvisning til denne premissen i generaladvokatens innstilling har Paranova anført at hvis det godtgjøres at Merck har hatt til hensikt å foreta kunstig markedsoppdeling, er varemerkeretten uten videre gått tapt - dvs uten at man må vurdere nødvendighetskriteriet m.v.

Lagmannsretten peker på at generaladvokatens premiss om hensiktens betydning ikke gjenfinnes i selve dommen. Men lagmannsretten kan heller ikke se at domstolen tar direkte avstand fra generaladvokaten på dette punkt, slik Merck anfører.

Etter lagmannsrettens oppfatning synes det imidlertid mest naturlig å legge til grunn den forståelse at hensikt her er uten betydning. Kriteriene ”kunstig markedsoppdeling” og nødvendighetskriteriet må i realiteten sies å dreie seg om ett og samme vilkår, jf særlig Bristol-dommens premiss 56. Lagmannsretten peker videre på at uansett om en varemerkeinnehaver måtte ha hatt en hensikt som angitt, synes det likevel ikke å være tilstrekkelig grunn til å la parallellimportøren gå lenger enn det som er nødvendig for å overkomme den aktuelle handelshindring. I tillegg kommer at hvis hensikt her er uten rettslig betydning, unngår man bevisførsel om den eventuelle hensikt. Som bemerket i premiss 41 i Upjohn-dommen er hensikt notorisk vanskelig å føre bevis for.

For fullstendighetens skyld tilføyer lagmannsretten at slikt bevis heller ikke kan sees

16

å være ført i den foreliggende sak. Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å gå i detalj på dette punkt, men nøyer seg med å bemerke - i relasjon til Mercks såkalte Inventory Management System - at det ikke kan sees å foreligge noe ekstraordinært ved dette. Systemets rasjonale som logistikksystem er ikke bestridt. Om systemet som sideeffekt gjør det vanskeligere for Paranova å foreta innkjøp, er ikke dette tilstrekkelig til å godtgjøre at slik vanskeliggjøring er tilsiktet.

Lagmannsretten går etter dette over til det som foran er betegnet som sakens to hoved- problemstillinger - Paranovas adgang til ompakking også i 1:1-tilfeller og Paranovas adgang til å utforme sin egen emballasje.

I relasjon til spørsmålet om Paranova kan pakke om også i 1:1-tilfeller blir, på bak- grunn av de foregående drøftelser, vurderingstemaet om slik ompakking er nødvendig. Problemstillingen blir følgelig om det rent faktisk er tilstrekkelig å sette etiketter med norsk tekst på de utenlandske pakningene, jf premiss 55 i Bristol-dommen - for å oppnå reell (eller ”effektiv”) markedsadgang i Norge. Overensstemmende med premiss 44 i Upjohn-dommen legges til grunn at reell markedsadgang foreligger selv om parallell- importøren ikke oppnår det som omtales som en ”utelukkende….kommersiell fordel”.

Ut fra bevisførselen for lagmannsretten, herunder avhør av tre nåværende eller tidligere apotekere, finner lagmannsretten det relativt klart at produkter som er påført (vanlige) etiketter generelt sett har reell markedsadgang i Norge. Lagmannsretten legger således til grunn at i den grad apotekene måtte unnlate å ta inn parallellimporterte produkter, henger dette i meget beskjeden utstrekning sammen med at produktene eventuelt er etiketterte, ikke ompakkete. Videre legger lagmannsretten til grunn at der apoteket overfor sin kunde anbefaler et parallellimportert produkt som alternativ til det direkte- importerte, vil kunden i den alt overveiende del av tilfellene følge anbefalingen. For de få som vegrer seg, forstår lagmannsretten det slik at dette ytterst sjelden henger sammen med at varen eventuelt er etikettert.

I denne sammenheng nevnes at apotekene, i hele den perioden nærværende sak spenner over (1995 til i dag), har hatt et økonomisk incitament til å selge parallellimporterte legemidler - gjennom den såkalte ”gevinstdelingsmodellen”. Gevinstdelingsmodellen er hjemlet i forskrift av 16. desember 1994 om prisfastsettelse av legemidler. I tilfeller der apoteket oppnår en lavere innkjøpspris fra grossist enn den maksimalpris som er fastsatt av myndighetene, kan apotekene beholde opptil 50 prosent av denne gevinsten

• resten tilfaller apotekkunden. Innkjøpsprisen fra grossist er gjennomgående lavere for parallellimporterte legemidler enn for direkteimporterte, og lagmannsretten legger til grunn at gevinstdelingsmodellen har hatt stor betydning for omsetningen av parallellimporterte produkter - herunder de etiketterte.

17

Nærværende sak gjelder legemidler som alle er på blå resept, jf foran. Ved vurderingen av markedsadgangen for etiketterte produkter tillegger lagmannsretten det relativt liten vekt at gevinstdelingsmodellen en kortere periode - fra desember 1999 og ut år 2000 - ikke omfattet legemidler på blå resept.

Lagmannsretten tilføyer at hensynet til pasientsikkerheten - dvs at etiketterte produkter ikke skal fremstå som forvirrende - må antas tilstrekkelig ivaretatt ved den kontroll som foretas av Statens Legemiddelverk (tidligere Statens Legemiddelkontroll) i forbindelse med at det for hvert enkelt produkt må søkes om markedsføringstillatelse. Det vises til legemiddelforskriften av 22. desember 1999 nr. 1559 kapittel 4, særlig § 4-12 og § 4-19.

Lagmannsrettens konklusjon er således at ompakking i 1:1-tilfellene ikke er nødvendig for å oppnå reell markedsadgang i Norge, idet det det er tilstrekkelig å sette etiketter med norsk tekst på de utenlandske pakningene for å oppnå slik markedsadgang.

Når det legges til grunn at produkter utstyrt med etiketter - dvs ”vanlige” etiketter - har reell markedsadgang, følger det uten videre at det heller ikke er nødvendig å bruke såkalte ”lukeetiketter”, sml foran om kategori 2. For lagmannsretten er det således ikke påkrevet å ta stilling til om bruk av ”lukeetikett” rettslig sett må likestilles med full ompakking. Lagmannsretten vil likevel ikke unnlate å bemerke at når ompakking ikke er tillatt, synes bruk av “lukeetikett” å være en ren omgåelse.

I forbindelse med spørsmålet om ompakking i 1:1-tilfellene foreligger det ett sær- spørsmål, i forbindelse med giktmidlet INDOCID. INDOCID har til dels vært inn- kjøpt av Paranova i pilleglass, uten ytterpakning. Paranova har så satt pilleglasset inn i en ytterpakning (eske). Det er hevdet fra Paranovas side at i hvert fall denne ompakkingen må være akseptabel, på grunn av behovet for å legge inn en innerseddel (pakningsvedlegg) med informasjon til brukeren. Etter det opplyste er det aktuelle pakningsvedlegg påbudt i Norge.

Lagmannsretten er enig med Merck i at dette vedlegget kunne ha vært festet på selve pilleglasset, ved hjelp av en utbrettbar folder som tapes på - som demonstrert av Merck under ankeforhandlingen. Ompakking må følgelig anses unødvendig også her.

Mercks påstand 1 (i hovedsøksmålet) blir etter dette å ta til følge. Dette innebærer i realiteten en stadfestelse av punktene 1.2. og 1.3 i herredsrettens dom. Lagmannsretten er imidlertid enig med Merck i at det er hensiktsmessig å utforme en ny domsslutning. Påstanden undergis for øvrig enkelte mindre språklige endringer.

Lagmannsretten går etter dette over til problemstillingen omkring Paranovas bruk av egen design - herunder fargestriper - på ompakkete (og ometiketterte) produkter.

18

Lagmannsretten må først ta stilling til om dette overhodet er en varemerkerettslig problemstilling, eller - som anført av Paranova - et forhold som reguleres av markeds- føringsloven. Det er her anført at varemerkerettens ”særlige gjenstand”, slik dette kan utledes av blant annet Bristol-dommen, er dens funksjon som garanti for at varenes tilstand er uendret (opprinnelsesgarantien) - i motsetning til funksjonen som bærer av en goodwill-verdi.

Etter lagmannsrettens oppfatning synes varemerkerettens ”særlige gjenstand”, slik dette begrep brukes av EF-domstolen, ikke å sikte bare til funksjonen som opprinnelses- garanti, men til varemerkerettens karakter av å være en enerett for innehaveren. Det vises til premiss 44 i Bristol-dommen, der det uttales (i dansk versjon):

Som Domstolen flere gange har udtalt, består varemærkerettens særlige genstand således navnlig i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket…. (kursivert av lagmannsretten)

Det vises også til premiss 7 i Hoffmann-La Roche-dommen fra 1978 og premiss 15 i Upjohn-dommen fra 1999.

I EF-domstolens terminologi synes man å benytte uttrykket ”hovedfunksjon” om varemerkerettens funksjon som opprinnelsesgaranti. Det vises eksempelvis til premiss 47 i Bristol-dommen.

Lagmannsretten finner det ikke nødvendig å gå nærmere inn på spørsmålet om vare- merkerettens ”særlige gjenstand” bare sikter til funksjonen som opprinnelsesgaranti, eller også til funksjonen som bærer av en goodwill-verdi. Under enhver omstendighet er lagmannsretten enig med Merck i at problemstillingen omkring Paranovas bruk av egen design ikke bare dreier seg om goodwill, men også om opprinnelsesgaranti. I denne sammenheng peker lagmannsretten på at funksjonen som opprinnelsesgaranti må antas å rekke videre enn kun å være en garanti for at varenes tilstand er uendret. Opprinnelsesgarantien må antas å innebære ikke bare at det fremgår klart at selve varen er uendret, men også at det fremgår klart hvem som har produsert den. Med sin bruk av egen design - herunder fargestriper - på emballasjen på produkter fremstilt av andre, i nærværende sak Merck, bidrar Paranova til å utviske skillet mellom produsent og distri- butør/importør. Dette gjelder selv der det i og for seg, som i nærværende sak, er angitt hvem som er produsent.

Lagmannsretten må etter dette ta stilling til spørsmålet om det nødvendighetskriterium som følger av Bristol-dommen m.v., også kommer til anvendelse på emballasjeut- formingen - ikke bare på spørsmålet om adgang til ompakking.

Paranova har i denne sammenheng vist til premiss 109 i generaladvokat Jacobs´ forslag til dom i Bristol-saken, der Paranovas fargestriper uttrykkelig omtales. Det heter her

19

blant annet (i dansk versjon):

….Brugen af de samme farver som på de produkter, der markedsføres i Danmark af Bristol-Myers Squibb, er ikke vildledende; dette gør det simpelt hen muligt at identificere produkterne. Der sker intet tyveri af Bristol-Myers Squibb´s goodwill….

Merck har på sin side vist til premiss 56 i Bristol-dommen (gjengitt foran), der det heter at varemerkeinnehavers rett til å motsette seg markedsføring av ompakkete produkter kun må begrenses ”i det omfang” den foretatte ompakking er ”nødvendig”. Merck har videre vist til premiss 46 i EF-domstolens avgjørelse i Ballantine-dommen fra 1997. Dommen gjelder parallellimport av whisky. Ballantine-dommen dreier seg ikke om ompakking, men om parallellimportørens fjerning av enkelte av etikettene på flaskene, blant annet med navnet på den opprinnelige importør, for deretter å påføre nye etiketter. Spørsmålet var om denne form for ometikettering var tillatt. Etter å ha fastslått at slik ometikettering kunne være nødvendig på grunn av etiketteringsreglene i bestemmelses- landet (premiss 45) heter det så i dommens premiss 46 (i dansk versjon):

Det skal dog præciseres, at den, der foretager ometiketteringen, skal tage midler i brug, som gør parallelhandelen gennemførlig, men samtidig gør mindst muligt indgreb i varemærkerettens særlige genstand…. (kursivert av lagmannsretten)

For så vidt gjelder generaladvokatens premiss om fargestriper - i hans forslag til dom i Bristol-saken - viser lagmannsretten til at denne premissen ikke gjenfinnes i selve dommen. Lagmannsretten er videre enig med Merck i at betydningen av general- advokatens premiss er ytterligere redusert ved at nødvendighetskriteriet ble innført av domstolen selv, mens generaladvokaten ikke anvendte dette kriteriet. General- advokatens premiss kan da vanskelig ha særlig betydning i relasjon til spørsmålet om nødvendighetskriteriets utstrekning - dvs om det kommer til anvendelse også på emballasjeutformingen.

For så vidt gjelder premiss 56 i Bristol-dommen og premiss 46 i Ballantine-dommen viser lagmannsretten til at dommene bare gjelder spørsmålet om ompakking (ometiket- tering) overhodet kan skje - ikke spørsmålet om hvordan det ompakkete (ometiketterte) produkt skal se ut. Lagmannsretten er imidlertid enig med Merck i at det er naturlig å se de nevnte premissene som utslag av et mer generelt prinsipp - slik at nødvendighets- kriteriet kommer til anvendelse også på emballasjens utforming.

Lagmannsretten peker på at den adgang en parallellimportør i visse tilfeller har til overhodet å pakke om varer som er produsert av en annen, for deretter å gjenpåføre produktvaremerket, utgjør et markant unntak fra utgangspunktet om varemerkeinne- havers enerett. Lagmannsretten viser i denne sammenheng til den danske professor

20

Mogens Koktvedgaard, som i sin ”Lærebog i Immaterialret” (5. utg. 1999) s. 324 ut- taler at ”den klassiske varemærkeretlige grundregel” er at det å påsette et varemerke ”er en ”hellig handling”, der er forbeholdt mærkeindehaveren.”

Lagmannsretten kan ikke se at det er noe som tilsier at unntaket i eneretten gjøres større enn nødvendig, slik at parallellimportøren ikke kan gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå reell markedsadgang, jf tilsvarende drøftelse foran om hensiktens betyd- ning. Dette må også gjelde der det ikke skjer en ompakking, men hvor Paranova nøyer seg med å sette etiketter med norsk tekst på de utenlandske pakningene.

Spørsmålet er således om Paranovas bruk av egen design - herunder fargestriper - rent faktisk er nødvendig for å oppnå reell markedsadgang i Norge. Alternativet er å bruke helt nøytral emballasje. Lagmannsretten har under ankeforhandlingen blitt forevist et eksempel på ompakking til en slik pakning. Det ble fremlagt en nøytral, hvit RENITEC-pakning, der ompakkingen har skjedd i regi av en annen parallell- importør, Abacist.

Paranova har blant annet vist til at de omstridte fargestriper bidrar til en gjenkjennelse av produktet.

Etter lagmannsrettens oppfatning bidrar Paranovas fargestriper på Merck-produkter i all hovedsak bare til en gjenkjennelse av Paranova selv. Spesielt innsiktsfulle vil riktig nok også kunne se av stripene at det dreier seg om Merck-produkter. Men ingen vil av stripene kunne gjenkjenne det enkelte produkt, for eksempel RENITEC. Som fremholdt av apotekervitnene vil, når apotekpersonalet i sine hyller leter etter for eksempel Paranova-importert RENITEC, fargestripene bare gi ytterst beskjeden veiledning. Det sentrale, når apotekpersonalet slik skal identifisere et produkt, er uansett det varenummer som hvert enkelt produkt er påført, i samsvar med offentligrettslige krav.

Lagmannsretten finner det klart at denne begrensete gjenkjennelseseffekt - i forhold til det enkelte produkt - ikke er tilstrekkelig til at Paranovas fargestriper, eller annen bruk av egen design, kan anses nødvendig.

Fra Paranova er det videre hevdet at en pakning som den helhvite RENITEC-pakningen fra Abacist ikke fremstår som særlig attraktiv, og ikke ser ut ”slik legemidler skal se ut”.

Ut fra bevisførselen - herunder forklaringene fra apotekervitnene - finner lagmanns- retten det klart at legemidler som er ompakket til helt nøytrale pakninger har reell markedsadgang i Norge. Lagmannsretten legger til grunn at det har minimal, om noen, betydning for hva et apotek tar inn - og for hva en kunde godtar - om et parallell- importert legemiddel er ompakket til nøytral pakning eller til pakning med egen design. Enda klarere må det da være at det for produkter som ikke er ompakket, men bare påført

21

etiketter med norsk tekst på de utenlandske pakningene, er fullstendig uvesentlig om etikettene er påført noen form for egen design.

Lagmannsrettens konklusjon er således at det ikke er nødvendig å bruke egen design

• herunder fargestriper - på emballasjen for å oppnå reell markedsadgang i Norge. Dette gjelder både der legemidlene er ompakket, og der Paranova nøyer seg med å påføre etiketter som angitt.

For ordens skyld presiserer lagmannsretten at egen design også omfatter bruken av det norske flagg i pilleformat - hvilket pakningskategori 2 og 3 er utstyrt med, på baksiden. Når det legges til grunn at bruk av dette ”pilleflagget” er unødvendig, behøver lagmannsretten ikke å ta stilling til om det kan misforstås - dvs gi inntrykk av at produktet er norskprodusert, ikke bare ment for det norske marked. Lagmanns- retten tilføyer imidlertid at en slik misforståelse synes relativt nærliggende.

Når lagmannsretten slik legger til grunn at enhver bruk av egen design fra Paranova utgjør en varemerkerettslig krenkelse overfor Merck, er det ikke behov for å sondre mellom de forskjellige pakningskategorier i saken.

Mercks påstand 2 (i hovedsøksmålet) blir etter dette å ta til følge. Dette innebærer en utvidelse i forhold til punkt 1.1. i herredsrettens dom, som ikke nedla forbud mot enhver bruk av egen design - herunder fargestriper, som har stått sentralt for lagmannsretten. Fargestriper går inn under formuleringen ”andre grafiske elementer” - men formuleringen er selvsagt ikke begrenset til bare å gjelde fargestriper. Dette medfører blant annet, slik lagmannsretten ser det, at domsslutningen kan utelate siste del av påstanden (”og/eller symbol med gjengivelse av norsk flagg”), jf over om ”pilleflagget”. Som påstand 1 undergis for øvrig også påstand 2 enkelte mindre språklige endringer.

Lagmannsretten har i det foregående kommet til at det, både med hensyn til ompakking i 1:1-tilfellene og med hensyn til bruk av egen design på emballasjen, foreligger brudd på det grunnleggende nødvendighetskriterium som fremgår av Bristol-dommen m.v.

• og som er en del av det sentrale vilkåret om kunstig markedsoppdeling. For lag- mannsretten er det da ikke behov for å gå inn på de tilleggsvilkår som oppstilles i Bristol-dommen, herunder kravet om produsentangivelse og forhåndsvarsel, jf foran. For så vidt gjelder kravet om forhåndsvarsel overfor Merck bemerker lagmannsretten imidlertid at det klarligvis må dreie seg om en rimelig frist, hvilket innebærer en frist som er lenger enn de ytterst få dager Paranova gjennomgående har operert med.

Lagmannsretten går heller ikke inn på Mercks subsidiære anførsel - i relasjon til Paranovas bruk av egen design på emballasjen - om krenkelse av markedsføringsloven.

Lagmannsretten går etter dette over til spørsmålet om mulig erstatning til Merck, etter varemerkeloven § 38. Bestemmelsens første ledd - som her er det relevante -

22

lyder slik:

Den som forsettlig eller uaktsomt har brukt varekjennetegn i strid med denne lov, plikter å betale den forurettede et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten erstatning for ytterligere skade som bruken måtte ha medført. Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last.

Merck har bare krevet vederlag - dvs ”rimelig lisensavgift” - ikke også erstatning for ytterligere skade.

Lagmannsretten må først ta stilling til om bestemmelsen overhodet rammer varemerke- krenkelser i forbindelse med parallellimport. Spørsmålet er om det forhold at man inni emballasjen har med originalvarer å gjøre, ikke kopiprodukter, medfører at bestemmelsen ikke kommer til anvendelse.

Lagmannsretten peker på at ordlyden, ”i strid med denne lov”, rammer enhver over- tredelse av varemerkeloven - herunder overtredelser i forbindelse med parallellimport. Lagmannsretten kan ikke se at det er grunn til å tolke bestemmelsen innskrenkende, selv om det dreier seg om overtredelser av en annen art enn de mer tradisjonelle, der tredjemann bruker en annens varemerke på varer produsert av tredjemann selv (kopiprodukter). I den grad forhold i forbindelse med parallellimport først er å anse som varemerkekrenkelser, kan lagmannsretten ikke se hvorfor man for denne type overtredelser skulle gi avkall på den vederlags-/erstatningssanksjon som man ellers har til rådighet.

Det er ikke bestridt av Paranova at skyldkravet - forsett eller uaktsomhet - her er oppfylt, og lagmannsretten legger dette til grunn.

Bestemmelsen om vederlag tilsvarende ”rimelig lisensavgift” kom inn i varemerke- loven § 38 ved lovendring av 22. desember 1995. I forarbeidene - Ot. prp. nr. 59 1994-95, på s. 116 - heter det at det med formuleringen ”siktes til hva som vil være rimelig etter vanlig bransjeoppfatning for slik bruk som er gjort….”.

Det er anført fra Paranova at man ved vurderingen av hva som er ”rimelig lisensavgift” må ta utgangspunkt i GIP (grossistenes innkjøpspris), ikke i AIP (apotekenes innkjøps- pris), idet Paranova kun selger til grossist. Etter det opplyste er forskjellen mellom GIP og AIP i snitt ca. 6 prosent.

Etter lagmannsrettens oppfatning kan en del tale for at man her legger GIP til grunn. Lagmannsretten finner det imidlertid ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette, hensett til at differansen er såpass liten og det uansett dreier seg om et nokså bredt rimelighetsskjønn.

23

Av fremlagte hjelpedokumenter fremgår at Paranovas omsetning av Merck-produkter fra starten i 1995 og frem til desember 2001 har vært på ca. 275 millioner kroner som GIP-tall, ca. 300 millioner kroner som AIP-tall.

De varemerkekrenkelser det her kreves vederlag for, er av forskjellig karakter og har

• i forhold til de nevnte omsetningstall - forskjellig økonomisk betydning. Lagmanns- retten ser først på Paranovas ompakking (samt bruk av ”lukeetikett”) i 1:1-tilfellene. Forholdet er her at Paranovas omsetning av Merck-produkter av denne type har vært relativt beskjeden, på under fire millioner kroner - uansett om GIP eller AIP legges til grunn. For oversiktens skyld nevnes at ompakkete 1:1-produkter konkret relaterer seg til pakningskategori 1, der 1:1-tilfellene utgjør en mindre del. Lukeetiketterte 1:1- produkter utgjør pakningskategori 2.

Nå det gjelder spørsmålet om Paranovas bruk av egen design - herunder fargestriper - på emballasjen, dreier dette seg om alle pakningskategoriene. Spørsmålet om bruk av egen design har således en betydelig større økonomisk betydning enn spørsmålet om ompakking/”lukeetikett” i 1:1-tilfellene. Av den samlete omsetning på ca. 275 millioner kroner (GIP) har pakningskategori 1 etter det opplyste stått for ca. 17 millioner kroner, kategori 2 (”lukeetikett”, i 1:1-tilfellene) for drøyt 2 millioner kroner, mens kategori 3 (Paranovas logo m.v. på forsiden) har stått for ca. 16 millioner kroner. Hele ca. 240 millioner kroner relaterer seg således til kategori 4 (bare fargestriper), som ble tatt i bruk etter at herredsrettens dom ble avsagt i januar 1999.

I den foreliggende sak er det vanskelig å finne en ”vanlig bransjeoppfatning” for hva som ville ha vært en rimelig lisensavgift. Den tenkte lisensavgift må dermed fastsettes skjønnsmessig. Som nevnt er kategori 4-tilfellene - der varemerkekrenkelsen kun dreier seg om de påførte fargestriper - økonomisk sett helt dominerende. Lagmannsretten finner at en rimelig lisensavgift for denne krenkelsen passende kan ligge på ca. 5 prosent av omsetningen, hvilket utgjør ca. 12 millioner kroner. Med tillegg for de øvrige varemerkekrenkelser finner lagmannsretten at det samlete vederlaget som utgangspunkt bør settes til 15 millioner kroner.

For ordens skyld nevnes at bestemmelsen om ”rimelig lisensavgift”, som kom inn i varemerkeloven § 38 ved lovendring av 22. desember 1995, først trådte i kraft 1. april

1996. Følgelig kommer den ikke til anvendelse på Paranovas forhold forut for dette tidspunkt, dvs fra juni 1995 til 1. april 1996. Dette er hensyntatt, men det følger av det foranstående at det, relativt sett, er av beskjeden betydning.

Paranova har anført at det ved fastsettelsen av vederlaget bør sees hen til at Paranova allerede, ved innkjøpene av de aktuelle produktene i utlandet, har betalt betydelige beløp - som i stor grad er tilfalt Merck. Lagmannsretten kan imidlertid ikke se at dette er relevant ved vurderingen av hva som er en ”rimelig lisensavgift” for varemerke- krenkelsene. Det Paranova opprinnelig har betalt for produktene, har ingen

24

sammenheng med de varemerkekrenkelser Paranova har begått ved den videre håndtering av produktene.

Paranova har videre anført at vederlaget bør nedsettes, etter varemerkeloven § 38 første ledd siste punktum - bestemmelsen om at vederlaget ”kan nedsettes….når det bare er lite å legge inngriperen til last”. Etter lagmannsrettens syn er det kategori 4- emballasjen, der varemerkekrenkelsen kun dreier seg om de påførte fargestriper, som er interessant å drøfte i denne sammenheng.

Spørsmålet om fargestriper ble av Merck først trukket inn i saken ved prosesskrift av

7. februar 2000, til tross for at Paranova hadde brukt slike fargestriper helt fra virksomhetens oppstart i 1995. Hensett til dette, samt at rettstilstanden med hensyn til tillateligheten av slike fargestriper må betegnes som uklar, finner lagmannsretten at Paranova på dette punkt er ”bare lite å legge til last”.

Lagmannsretten finner etter dette at det samlete vederlag bør nedsettes fra 15 millioner kroner til 10 millioner. Det er krevet fastsettelse av morarenter av vederlagskravet.

Lagmannsretten må videre ta stilling til Paranovas motsøksmål, som knytter seg til den midlertidige forføyning for RENITEC i 1995-96, jf foran. Som tidligere nevnt fikk Paranova forbud mot å markedsføre RENITEC innkjøpt i Spania. Paranova har fremsatt krav om erstatning for tapte salgsinntekter i den perioden den midlertidige forføyningen sto ved lag, fra juni 1995 og - på grunn av oppsettende virkning av Mercks kjæremål over lagmannsrettens avgjørelse - frem til Høyesteretts kjæremåls- utvalgs kjennelse av 1. mars 1996.

Grunnlaget for erstatningskravet er tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd, der det heter:

Dersom midlertidig sikring er opphevet eller falt bort og det viser seg at saksøkerens krav ikke besto da sikringen ble besluttet, plikter saksøkeren å erstatte den skade saksøkte har lidt som følge av sikringen….

Lagmannsretten antar at ”saksøkerens krav” må forstås slik at det siktes til det krav som rent faktisk var grunnlag for den midlertidige sikring - uansett om det kunne ha vært gitt slik sikring på grunnlag av et annet krav. I den foreliggende sak var det et patentrettslig krav som var grunnlag for den midlertidige forføyningen namsretten ga. I denne relasjon er det da uten betydning om midlertidig forføyning kunne ha vært gitt på grunnlag av et varemerkerettslig krav.

Det er imidlertid et vilkår etter tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd at det nevnte kravet ”ikke besto da sikringen ble besluttet”. Sikringen ble her besluttet ved namsrettens kjennelse av 13. juni 1995. I lagmannsrettens kjennelse av 15. januar 1996 ble det lagt til grunn at den patentrettslige beskyttelse Merck påberopte seg, i hvert fall

25

bortfalt pr. 31. desember 1995 - uten at det for retten var nødvendig å ta stilling til om det hadde foreligget noen patentrettslig beskyttelse for Merck frem til denne dato. I Kjæremålsutvalgets kjennelse av 1. mars 1996 sa utvalget seg enig i lagmannsrettens forståelse av bortfallstidspunktet. Hvorvidt Mercks mulige patentrettslige krav besto pr.

13. juni 1995 har således hverken lagmannsretten eller Kjæremålsutvalget tatt stilling til i de nevnte kjennelser.

Nærværende lagmannsrett finner heller ikke grunn til å gjøre dette. Uansett om det mulige patentrettslige krav ikke besto pr. 13. juni 1995 - slik at også dette vilkår for erstatning er oppfylt - er lagmannsretten enig med Merck i at Paranova ikke kan sies å ha lidt noen ”skade” ved den midlertidige forføyningen. Ved denne ble Paranova hindret i å markedsføre RENITEC (som var innkjøpt i Spania). Uten den midlertidige forføyningen ville produktene ha blitt ompakket til kategori 1-emballasje. Lagmanns- retten har i det foregående kommet til at denne emballasjens utforming utgjør en varemerkekrenkelse (i tillegg ville selve ompakkingen ha vært en varemerkekrenkelse, i 1:1-tilfellene). Etter lagmannsrettens oppfatning har man ikke lidt noen ”skade” i tvangsfullbyrdelseslovens forstand ved å bli hindret i å gjøre noe man uansett ikke hadde lov til. Lagmannsretten peker i denne sammenheng på at hvis det ikke var blitt nedlagt slikt midlertidig forbud, ville riktig nok Paranovas omsetning ha vært større

• men dét ville også Mercks erstatningskrav etter varemerkeloven § 38 ha vært. (Lagmannsretten ser her bort fra den spesielle komplikasjon som følger av at bestem- melsen om ”rimelig vederlag” i varemerkeloven § 38 først trådte i kraft 1. april 1996.)

Etter dette blir herredsrettens dom i motsøksmålet, der Merck ble frifunnet (domsslutningens punkt 1) å stadfeste.

Lagmannsretten må endelig ta stilling til spørsmålet om saksomkostninger.

Paranovas anke i hovedsøksmålet har ikke medført noe bedre resultat for selskapet, bortsett fra at forholdet i domsslutningens punkt 1.4 (Enapren) er blitt løst utenrettslig. Lagmannsretten antar imidlertid at dette er tilstrekkelig til at anken her ikke kan sies å ha vært forgjeves, jf tvistemålsloven § 180 første ledd. Spørsmålet om saksomkostninger blir følgelig å vurdere etter tvistemålsloven § 180 annet ledd, jf § 174.

Forholdet i herredsrettens domsslutning punkt 1.4 dreier seg om et nokså beskjedent tvistepunkt i forhold til saken som helhet. Det samme gjelder lagmannsrettens reduksjon av herredsrettens erstatningsfastsettelse, for det som var tvistegjenstand for herredsretten. Det er således bare på mindre punkter Merck ikke har fått medhold. På den annen side har det knyttet seg betydelig tvil til løsningen av spørsmålet om bruk av egen design for pakningskategori 4, som utgjør den største del av erstatnings- kravet. Lagmannsretten finner at Paranova i medhold av § 174 annet ledd delvis bør erstatte Mercks saksomkostninger ved anken i hovedsøksmålet, med 2/3.

26

Et særlig forhold gjelder den midlertidige forføyning som Merck begjærte etter herreds- rettens dom. I lagmannsrettens kjennelse av 22. oktober 1999 ble det fastsatt at omkost- ningsspørsmålet - for begge instanser - skulle utstå til den dom eller kjennelse som avslutter saken, sml tvistemålsloven § 179. Saksomkostningsspørsmålet skal likevel avgjøres etter utfallet av den midlertidige forføyning, ikke etter utfallet av hovedsaken. Det vises for så vidt til Schei, Tvistemålsloven med kommentarer

(1998) s. 549, jf s. 600-601. Lagmannsretten finner at Paranova her bør ilegges saksomkostninger for både kjæremålsbehandlingen og førsteinstansbehandlingen, i medhold av hoved- reglene i henholdsvis tvistemålsloven § 180 første ledd og § 172 første ledd - begge deler sammenholdt med tvangsfullbyrdelsesloven § 3-4. Lagmannsretten kan ikke se grunnlag for å gjøre unntak etter § 180 første ledd i.f. eller § 172 annet ledd.

Når det gjelder hovedsøksmålets saksomkostninger for herredsretten, finner lag- mannsretten at også dette blir en vurdering etter tvistemålsloven § 174 - ikke § 172, slik herredsretten har lagt til grunn. Lagmannsretten viser til at Mercks opprinnelige påstand - før EF-domstolens avgjørelse i Bristol-dommen kom i 1996 - innebar at man heller ikke godtok ompakking utenfor 1:1-tilfellene. Paranova har da ikke tapt fullstendig etter tvistemålsloven § 172, idet det er påstanden i stevningen om her er avgjørende, jf Schei s. 559.

Hensett til at Merck kort etter Bristol-dommen erkjente at Paranova hadde adgang til å pakke om utenfor 1:1-tilfellene, finner lagmannsretten at Paranova i medhold av tvistemålsloven § 174 annet ledd bør erstatte - fullt ut - Mercks saksomkostninger ved herredsrettens behandling av hovedsøksmålet, jf for så vidt § 174 annet ledd tredje alternativ siste del (”de væsentlige utgifter…”).

Det ble som nevnt begjært midlertidige forføyninger, for henholdsvis RENITEC og SINEMET, også forut for herredsrettens dom. I lagmannsrettens kjennelse av 15. januar 1996 om RENITEC ble begjæringen om midlertidig forføyning ikke tatt til følge, dvs namsrettens avgjørelse endret. Det ble fastsatt at saksomkostningsspørsmålet, for begge instanser, skulle utstå til den dom eller kjennelse som avslutter saken. I lagmannsrettens kjennelse av 19. april 1996 om SINEMET ble herredsrettens avgjørelse, der begjær- ingen om midlertidig forføyning ikke ble tatt til følge, stadfestet. Også ved denne begjæringen ble det fastsatt at saksomkostningsspørsmålet, for begge instanser, skulle utstå til den dom eller kjennelse som avslutter saken.

Som foran nevnt skal saksomkostningsspørsmålet avgjøres etter utfallet av den midlertidige forføyning, ikke etter utfallet av hovedsaken. Dette innebærer at Merck som utgangspunkt skal ilegges saksomkostninger i forbindelse med de nevnte begjæringene. For RENITEC blir spørsmålet om saksomkostninger for begge instanser å vurdere etter tvistemålsloven § 172, sammenholdt med § 180 annet ledd og tvangsfull- byrdelsesloven § 3-4. For SINEMET blir spørsmålet om saksomkostninger å vurdere

27

etter henholdsvis tvistemålsloven § 180 første ledd (kjæremålsbehandlingen) og § 172 (førsteinstansbehandlingen), igjen sammenholdt med tvangsfullbyrdelsesloven § 3-4.

Etter lagmannsrettens oppfatning bør Merck fritas for å dekke Paranovas saksomkost- ninger, for begge instanser, i forbindelse med begjæringen om midlertidig forføyning for RENITEC. Det vises til at det av lagmannsretten i kjæremålssaken ble lagt til grunn at Mercks mulige patentrettslige krav var bortfalt pr. 31. desember 1995, dvs bare et par uker før kjennelsen ble avsagt. Selve spørsmålet om det forut for 31. desember 1995 besto noe patentrettslig krav, må betegnes som kvalifisert tvilsomt, jf tvistemålsloven § 172 annet ledd første alternativ. Det avgjørende må her være om saken var tvilsom da den ble reist, jf Schei s. 564, dvs situasjonen da begjæringen om midlertidig forføyning ble henholdsvis inngitt til namsretten og påkjært til lagmannsretten.

Lagmannsretten finner videre at Merck også i forbindelse med begjæringen om midlertidig forføyning for SINEMET bør fritas for å dekke Paranovas omkostninger, for begge instanser. På det daværende tidspunkt, forut for Bristol-dommen, må det varemerkerettslige spørsmål - som den gang var spørsmålet om det overhodet var adgang til ompakking, uansett pakningsstørrelse - sies å ha vært kvalifisert tvilsomt, jf tvistemålsloven § 180 første ledd i.f. og § 172 annet ledd første alternativ.

Paranovas anke i motsøksmålet har vært forgjeves, slik at spørsmålet om saksomkostninger for lagmannsretten skal vurderes etter tvistemålsloven § 180 første ledd. Omkostningene for herredsretten skal vurderes etter § 172, slik herredsretten har gjort. Lagmannsretten finner at Paranova i medhold av hovedreglene i bestemmelsene bør ilegges saksomkostninger for begge instanser. Tolkingen av tvangsfullbyrdelsesloven § 3-5 første ledd kan ikke sees å ha vært så kvalifisert tvilsom at det er grunnlag for å gjøre unntak etter tvistemålsloven § 180 første ledd i.f. eller § 172 annet ledd. Herredsrettens omkostningsavgjørelse i motsøksmålet blir etter dette å stadfeste - med den følge at herredsrettens dom i motsøksmålet blir å stadfeste i sin helhet.

Mercks prosessfullmektig har for ankebehandlingen fremlagt omkostningsoppgave på 1.839.914 kroner, hvorav 1.390.000 er salær og 449.914 kroner andre kostnader. I det sistnevnte beløp er utgifter til oversettelser (369.010 kroner) den dominerende posten.

Omkostningsoppgaven er ikke spaltet opp på hovedsøksmål og motsøksmål. De økte omkostninger ved motsøksmålet antas - på samme måte som for herredsretten - å være meget små. Lagmannsretten finner skjønnsmessig at 10.000 kroner av salærkravet for ankebehandlingen bør henføres til motsøksmålet.

Det fremsatte salærkrav er meget høyt. Hensett til sakens omfang og kompleksitet finner imidlertid lagmannsretten å kunne godta kravet. I denne sammenheng vises til

28

at Paranovas prosessfullmektig for ankebehandlingen har fremsatt et salærkrav på over to millioner kroner. Også det beløp Merck har krevet for andre kostnader legges til grunn. Paranova har for øvrig ikke fremsatt innsigelser mot noen av beløpene.

Merck har videre fremlagt et omkostningskrav på 139.300 kroner for den midlertidige forføyning etter herredsrettens dom. Av beløpet dreier 108.000 kroner seg om herreds- rettsbehandlingen, 31.300 kroner om kjæremålsbehandlingen.

I relasjon til dette omkostningskravet for herredsretten bemerkes at herredsretten først besluttet midlertidig forføyning uten å avholde muntlig forhandling, og deretter fast- holdt sitt standpunkt etter at muntlig forhandling var avholdt. Beløpet på 108.000 kroner består av to beløp på henholdsvis 37.000 kroner og 71.000 kroner, for første og annen gangs behandling i herredsretten.

Lagmannsretten antar at det beror på en ren inkurie at disse beløpene er blitt lagt sammen. Hensett til at den etterfølgende muntlige forhandling bare innebar at herreds- retten fortsatte behandlingen av forføyningssaken, må det forutsettes at omkostnings- kravet på 71.000 kroner - som var det som ble presentert for herredsretten i forbindelse med den muntlige forhandlingen - inkluderte omkostningene i forbindelse med herreds- rettens første kjennelse. Under enhver omstendighet ser lagmannsretten det slik at en mulig feil her må være Mercks problem, dvs at Merck ikke nå - to og et halvt år etter - kan komme med et høyere omkostningskrav enn det som ble presentert for herredsretten i forbindelse med den muntlige forhandling.

Av beløpet på 71.000 kroner er 44.000 kroner salær, og 27.000 kroner andre kostnader, særlig til oversettelser. Med hensyn til beløpet for kjæremålsbehandlingen, 31.300 kroner, er 25.000 kroner salær og 6.300 kroner andre kostnader. Lagmannsretten har ikke bemerkninger til beløpene, som legges til grunn. Samlet omkostningsbeløp for den midlertidige forføyning etter herredsrettens dom blir således 102.300 kroner.

For herredsrettsbehandlingen av hovedsøksmålet ble Merck tilkjent 1.542.510 kroner i saksomkostninger. Beløpet inkluderte imidlertid Mercks omkostninger i forbindelse med de to begjæringene om midlertidig forføyning for RENITEC og SINEMET, der Merck som nevnt ikke fikk medhold i sine begjæringer. Når disse omkostninger skilles ut blir det gjenværende beløp 894.455 kroner, jf herredsrettens dom s. 45. Av dette utgjør salær 775.000 kroner, 119.455 andre kostnader. Beløpene legges til grunn.

Samlet omkostningsbeløp i hovedsøksmålet - for begge instanser - blir etter dette 2.724.369 kroner. Som nevnt tilkjennes Merck 2/3 av omkostningsbeløpet for lagmannsretten, dvs 2/3 av 1.829.914 kroner (1.839.914 kroner minus 10.000 kroner til motsøksmålet). Beløpet rundes av til 1.200.000 kroner. I tillegg kommer omkostningene

29

for herredsretten (894.455 kroner), slik at totalbeløpet blir 2.094.455 kroner. Merck har

• i motsetning til det som er tilfelle for erstatningskravet etter varemerkeloven § 38 - ikke fremsatt krav om fastsettelse av morarenter av saksomkostningsbeløpene.

Dommen er enstemmig.

30

D o m s s l u t n i n g:

I hovedsøksmålet:

1. Paranova AS forbys å markedsføre ompakkete produkter som er påført varemerkene ”Aldomet”, ”Blocadren”, ”Clinoril”, ”Indocid”, ”Mevacor”, ”Renitec”, ”Sinemet” eller ”Zocor” når produktet markedsføres i Norge i samme pakningsstørrelse som i innkjøpslandet. På samme måte som ompakking anses tilfeller der original- emballasjen er påført tilnærmet heldekkende etikett rundt det originale vare- merke (”lukeetikett”).
2. Paranova AS forbys å markedsføre ompakkete produkter som er påført varemerkene ”Aldomet”, ”Blocadren”, ”Clinoril”, ”Indocid”, ”Mevacor”, ”Renitec”, ”Sinemet” eller ”Zocor” når produktets nye pakning er påført varemerke og/eller logo for Paranova AS og/eller andre grafiske elementer som utgjør en del av emballasjens design og som er påført av eller for Paranova AS. I samme utstrekning forbys Paranova AS å markedsføre produkter som ikke er ompakket, men original- emballasjen påført etikett.
3. Paranova AS betaler til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 10.000.000 - timillioner - kroner i vederlag. I tillegg kommer forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra oppfyllelsesfristen i punkt 7 til betaling skjer.
4. I saksomkostninger for herredsretten og lagmannsretten betaler Paranova AS til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 2.094.455 - tomillionerognittifiretusenfirehundreogfemtifem - kroner.
5. I saksomkostninger i forbindelse med den midlertidige forføyning etter herreds- rettens dom betaler Paranova AS, for begge instanser, til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 102.300 - etthundreogto- tusentrehundre - kroner.
6. Saksomkostninger i forbindelse med begjæringene om midlertidig forføyning forut for herredsrettens dom ilegges ikke for noen instans.
7. Oppfyllelsesfristen for de i punkt 3, 4 og 5 nevnte beløp er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.

I motsøksmålet:

1. Herredsrettens dom stadfestes.

31

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Paranova AS til Merck & Co Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD (Norge) AS i fellesskap 10.000 - titusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.

Steingrim Bull Vincent Galtung Svein Dahl

Bekreftes for førstelagmannen:

32

VEDLEGG 1